來源 | 中國知識產(chǎn)權雜志

作者 | 閆永廉 北京市東城區(qū)法院民三庭法官、劉蔚雯 北京市東城區(qū)法院民三庭法官助理

被控侵權商標因與涉案權利商標構成相同商品上的近似商標而被宣告無效，當權利商標注冊人主張被控侵權商標宣告無效前的使用行為構成侵權并要求使用人承擔侵權責任時，根據(jù)《商標法》關于商標宣告無效法律后果以及商標侵權行為歸責原則的規(guī)定，被控侵權商標被宣告無效前的使用行為應認定構成對權利商標的侵害，但是否承擔賠償損失等侵權責任，應以侵權商標使用人是否具有主觀過錯為判斷標準。

一審案號：北京市東城區(qū)人民法院（2018）京0101民初2009號
二審案號：北京知識產(chǎn)權法院（2019）京73民終951號

上訴人（原審被告）：南常新（北京）食品機械技術開發(fā)有限公司（簡稱南常新公司）

被上訴人（原審原告）：北京南常肉食機械有限公司（簡稱南常公司）

株式會社南常于2004年5月28日經(jīng)商標局核準，在第7類絞肉機（機械）、食品切片機（機器）等商品上注冊了第3298172號“南常及圖”商標（簡稱權利商標）。另外，株式會社南常還于1980年10月30日分別在第8類的刀、切削刀及第7類的食品加工機、肉切割機等商品上經(jīng)核準注冊了與權利商標外觀基本一致的注冊商標。原告南常公司經(jīng)株式會社南常授權，在中國地區(qū)獨占使用上述商標并有權進行維權。2006年12月28日，被告南常新公司法定代表人喬鳳才經(jīng)核準，在第7類剔肉機、絞肉機（機械）等商品上注冊了第4215222號“南常新及圖”商標。2014年6月20日，該商標被認定與三枚引證商標（包括權利商標在內(nèi)）構成相同或類似商品上的近似商標，并依法予以撤銷^[1]。

南常公司于2017年購買到南常新公司生產(chǎn)的羊肉切片機，機身上標注有第4215222號“南常新及圖”商標，并標注生產(chǎn)日期為2013年7月。南常公司認為，上述羊肉切片機侵害了其注冊商標專用權，要求南常新公司承擔停止侵權、賠償經(jīng)濟損失的民事責任。南常新公司則辯稱，其生產(chǎn)涉案羊肉切片機均是在其獲準使用的第4215222號“南常新及圖”商標被撤銷之前，屬于對合法注冊商標的使用，不構成商標侵權。

北京市東城區(qū)人民法院經(jīng)審理認定：南常新公司侵害南常公司商標專用權，應當承擔停止侵權、賠償經(jīng)濟損失的民事責任。

一審宣判后，南常新公司提起上訴。北京知識產(chǎn)權法二審駁回上訴，維持原判。 

本案中，根據(jù)在案證據(jù)和當事人陳述，不難認定南常新公司生產(chǎn)銷售的涉案商品所使用標識與權利商標屬于相同商品上的近似商標。本案的特殊之處在于南常新公司使用被控商標時該商標尚合法存續(xù)，而后卻被撤銷（無效）。本案要解決的問題實質(zhì)上就是無效商標在宣告無效前的使用行為是否可構成商標侵權并承擔侵權責任。本案中，南常新公司涉案使用行為跨越被控侵權商標被撤銷時間，為便于研究，下文中的使用行為專指該商標撤銷裁定生效之前。

筆者認為，可以從商標宣告無效的法律效力及商標侵權歸責原則兩個方面對這一問題進行考察。

（一）注冊商標宣告無效的法律效力

《商標法》在2013年修訂時，對于商標撤銷及商標無效的事由范圍進行了調(diào)整，部分商標撤銷事由納入了商標無效事由的范疇，被控侵權商標被撤銷的情形即屬此列。關于其法律后果，2002年施行的《商標法實施條例》第三十六條已有規(guī)定。2013年修訂后的《商標法》第四十七條對商標宣告無效的法律后果進行了規(guī)定，與上述《商標法實施條例》第三十六條規(guī)定內(nèi)容基本一致。

分析上述法條，從第一款規(guī)定來看，經(jīng)商標局宣告無效的注冊商標，其商標專用權從授權開始就沒有法律約束力，而非自宣告無效后才失去法律效力，也就是說宣告注冊商標無效是具有溯及力的。但是，為了避免因注冊商標一旦被宣告無效，則引起社會經(jīng)濟秩序的重大變動，上述法條第二款規(guī)定了幾種不進行追溯的例外情形：（1）宣告無效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標侵權案件的判決、裁定、調(diào)解書；（2）宣告無效前工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標侵權案件的處理決定；（3）宣告無效前已經(jīng)履行的商標轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同。不過，為了充分保護當事人的合法權益，上述法條第二款及第三款同時規(guī)定，“因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償”以及“依照前款規(guī)定不返還商標侵權賠償金、商標轉(zhuǎn)讓費、商標使用費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還”。上述規(guī)定均系對于注冊商標宣告無效溯及力的體現(xiàn)，也為商標宣告無效前使用行為的追訴提供了法律依據(jù)。^[2]

本案中，從客觀角度來看，即使被控侵權商標被撤銷之前的使用行為，也已非兩個注冊商標專用權之間的爭議，而是南常新公司未經(jīng)許可在相同商品上使用與權利商標近似的商標標識。但是，從行為人的主觀狀態(tài)來看，行為實施時被控侵權商標仍合法有效，其可能是基于對商標注冊機構的信賴而善意使用相關商標，也可能是具有過錯甚至惡意進行侵權，故認定商標是否侵權并承擔責任，還應當考察商標侵權的歸責原則。

（二）侵害商標專用權的歸責原則

《商標法》第四十七條規(guī)定，“商標注冊人惡意給他人造成的損失應當給予賠償”，該規(guī)定的落實有賴于商標侵權責任的認定。

1.商標侵權的認定不以行為人主觀過錯為要件

《商標法》第五十七條對商標侵權行為進行了具體規(guī)定，關于本條的理解和適用以及商標侵權認定是否應以行為人主觀過錯為要件，歷來存在爭議。筆者認為，無論從歸責原則的概念含義，還是從該條款條文設置來看，商標侵權行為本身的認定應不以主觀過錯為構成要件。

（1）從歸責原則的概念來看侵權法上的歸責，是指行為人因其行為和物件致他人損害的事實發(fā)生以后，應依何種根據(jù)使其承擔責任。^[3]歸責原則即在此過程中確定侵權人是否承擔侵權責任的一般準則。從目前的理論和實踐來看，歸責原則主要著眼于行為人主觀過錯的考察?？梢姡瑲w責原則是在侵權損害事實發(fā)生后，確定責任過程中使用的概念，而與確定違法加害行為以及損害事實無涉。從《商標法》第五十七條中“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權”的語義來看，就是對于商標違法加害行為客觀表現(xiàn)的描述，也即從客觀上界定何種行為屬于對商標專用權的損害。

（2）從《商標法》第五十七條條款設置來看首先，從目前該條款本身的語義來看，除第六項以外，全部條款均未規(guī)定行為人需要具有主觀過錯，至于第六項中包含有“故意”，筆者認為該項規(guī)定的是商標侵權的幫助行為，實質(zhì)上屬于我國《侵權責任法》中的共同侵權問題，但是為了盡可能全面地羅列侵權行為典型表現(xiàn)，即進行了列舉，一般來說共同侵權需要有共同的故意，所以要予以規(guī)定。相反，該項中明確規(guī)定的“故意”也反襯其他項不需要該種主觀過錯。其次，2013年修訂前的《商標法》第五十二條羅列商標侵權行為時，對于銷售者規(guī)定了“故意”，后來第五十二條修訂為現(xiàn)在的第五十七條，刪除了“故意”，也說明立法者排除掉主觀過錯的立法旨趣。再次，《商標法》第六十四條第二款規(guī)定了銷售者“無過錯”不承擔賠償責任的免責條款，也說明認定商標侵權本身無需主觀過錯。

綜上，商標侵害行為的認定與商標侵權責任的歸責是不同的，只要行為人實施了商標法規(guī)定的加害行為，就構成商標侵權。如此認定，也便于及時適用“停止侵權”等責任形式,以制止商標侵害行為。

2.商標侵權賠償責任應以過錯為構成要件

如前所述，歸責原則是判定侵權人是否承擔侵權責任，尤其是侵權賠償責任的一般準則。按照主流觀點，我國《侵權責任法》確立了過錯責任原則（含過錯推定原則）^[4]與無過錯責任原則并立的二元歸責原則體系，不再將公平責任作為一種獨立的歸責原則。^[5]其中過錯責任原則（含推定過錯原則）體現(xiàn)為《侵權責任法》第六條的規(guī)定：“行為人因過錯侵害他人民事權益，應當承擔侵權責任。根據(jù)法律規(guī)定推定行為人有過錯，行為人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。”無過錯責任體現(xiàn)為《侵權責任法》第七條的規(guī)定：“行為人損害他人民事權益，不論行為人有無過錯，法律規(guī)定應當承擔侵權責任的，依照其規(guī)定。”

（1）商標侵權賠償責任不宜適用無過錯責任原則

筆者認為，商標侵權賠償責任的認定應適用上述過錯責任原則，而非無過錯責任原則，理由主要包括：首先，無過錯責任原則是為了應對工業(yè)化大生產(chǎn)背景下日益增長的社會生產(chǎn)生活風險而興起，其歸責依據(jù)不是過錯，而主要是危（風）險，其中包括：危險活動和危險物；^[6]而商標侵權行為，根本不屬于該類為了從事社會生產(chǎn)生活而必須實施的危險活動，更與危險物無關。其次，在我國侵權責任法理論中，無過錯責任僅適用于法律明確規(guī)定的特殊侵權責任類型，一般侵權行為則適用過錯責任原則，我國《侵權責任法》及《民法總則》中并未將包含商標侵權在內(nèi)的知識產(chǎn)權侵權行為置于適用無過錯責任之列；而《商標法》中第五十七條如前所述，并非歸責原則的規(guī)定，亦未見其他關于商標侵權行為無需過錯即應承擔損害賠償責任的特別規(guī)定。再次，《商標法》第六十四條第二款規(guī)定侵害商標權商品銷售者基于“無過錯”可免除賠償責任的規(guī)定，也可管窺立法者關于商標侵權賠償責任以過錯為構成要件的立法精神。

（2）科學設置過錯認定標準和方式可實現(xiàn)利益平衡

有人對于商標侵權賠償責任適用過錯責任原則進行歸責持反對意見，其主要擔憂在于：一方面由于知識產(chǎn)權的無形性，權利人的專有權范圍被他人無意及無過失闖入的可能性比物權等權利更普遍^[7]；另一方面，擔憂難以證明包括商標侵權在內(nèi)的知識產(chǎn)權侵權行為人的主觀過錯。對于前者，筆者認為，注冊商標等知識產(chǎn)權具有公開性，行為人對其負有注意義務，并且隨著網(wǎng)絡等查詢方式的日益便利，善意的行為人越來越容易避開在先注冊商標的權利范圍，知識產(chǎn)權相對于其他權利的上述特殊性已越來越微不足道，況且，如行為人已盡到注意義務而確屬善意，要求其一律承擔侵權賠償責任，本身即有失公平。對于后者，筆者認為，侵權行為人的主觀過錯一般均難于直接證明，往往需通過外在行為來判定，知識產(chǎn)權侵權也不例外；另外，現(xiàn)代侵權責任法中采用客觀過錯標準，判斷行為人是否存在過錯，是以一個理性人的標準來衡量，而不是完全取決于行為人的想法，使得過錯認定變得相對容易。

可見，在商標侵權賠償責任認定中適用過錯責任原則所面臨的障礙并非不可逾越，關鍵在于過錯認定標準和方法的設定。

（三）商標宣告無效前民事侵權責任的認定思路

1.客觀審查：考察是否屬于《商標法》第五十七條規(guī)定的侵權行為

如前所述，商標侵權行為本身的認定并不以行為人主觀過錯為條件，而取決于是否屬于《商標法》第五十七條規(guī)定的情形。例如在本案中，基于商標無效宣告（包括案涉撤銷事由）的溯及力，本案南常新公司在2014年6月20日商標局撤銷裁定生效之前對被控侵權商標的使用，客觀上已無法認定為經(jīng)授權對注冊商標的合法使用。由于該標識與權利商標構成近似，該行為已經(jīng)符合《商標法》第五十七條第二項的規(guī)定，屬于未經(jīng)商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，容易導致混淆，故可以認定南常新公司該等行為構成對南常公司注冊商標專用權的侵害。 

2.主觀審查：考察行為人是否具有主觀過錯

關于南常新公司應否承擔侵權賠償責任，根據(jù)上述兩方面分析，需要考察南常新公司是否具有主觀過錯，應結合商標申請注冊階段和核準注冊后實際使用階段的主觀狀態(tài)進行綜合判斷。結合商標撤銷理由，審查程序及后續(xù)行政訴訟過程中查明的事實，判定南常新公司在此期間是否已經(jīng)實際知悉南常公司權利商標存在，或者基于權利商標的市場知名度可能知曉權利商標的存在，而應當予以避讓。例如本案中，根據(jù)查明事實，在被控侵權商標注冊前，南常公司及其日本母公司已經(jīng)在同種或關聯(lián)商品上注冊并長期使用多個“南常及圖”商標，在此情況下，南常新公司仍然使用近似商標，具有“搭便車”的惡意，主觀上難謂正當，因此應當負有賠償責任。